Как избежать нарушения чужого патента?

В этой статье:

• что вообще считается нарушением патента;
• почему недостаточно просто поискать совпадения по названию;
• где искать российские и евразийские патенты;
• почему патентный поиск никогда не даёт гарантии «на все случаи жизни»;
• что такое скрытый период существования заявки;
• когда может помочь право преждепользования;
• когда имеет смысл привлечь патентного поверенного.

Что значит «нарушить патент»?

Начнём с главного: нарушение патента — это не просто создание чего-то похожего на запатентованное решение.

Для изобретения и полезной модели ключевое значение имеет формула патента. Согласно ст. 1358 ГК РФ, изобретение признаётся использованным, если в продукте или способе присутствует каждый признак, содержащийся в независимом пункте формулы, либо в предусмотренных законом случаях эквивалентный ему признак. Для полезной модели применяется сходный принцип, но без правила об эквивалентах.

Поэтому ситуация может выглядеть так:

«У нашего продукта совсем другой корпус, название и внешний вид».

Это ещё ничего не доказывает. Если внутри него реализована совокупность признаков, охраняемая независимым пунктом чужого патента, риск нарушения вполне реален. Эта совокупность может касаться продукта в целом или конкретного элемента в нем. При этом, в одном продукте может использоваться сразу несколько, иногда - множество, патентов.

И наоборот: если в вашем продукте отсутствует хотя бы один необходимый признак независимого пункта формулы, само по себе сходство с описанием или рисунками патента ещё не означает нарушения.

При этом перечень потенциально нарушающих действий довольно широкий: изготовление, применение, ввоз в Россию, предложение о продаже, продажа, иное введение в оборот и хранение продукта для этих целей. Для запатентованного способа нарушением может быть и осуществление самого способа.

Есть и предусмотренные законом исключения — например, некоторые исследовательские и экспериментальные использования, использование для личных нужд, а также ряд специальных случаев.

Почему поиск в поисковиках общего назначения или нейронках — плохая стратегия

Первый инстинкт разработчика часто выглядит так: ввести название продукта в поисковик и посмотреть, не придумал ли кто-нибудь уже такую же штуку.

Проблема в том, что патент может называться совершенно не так, как коммерческий продукт.

Например, производитель продаёт «умный насос», а патент называется примерно как «Устройство управления расходом текучей среды». По названию продукта такой документ можно легко пропустить.

Искусственный интеллект, по крайней мере общего назначения, также не является надежным средством: он может находить несуществующие документы, и пропускать релевантные.

Поэтому типовой патентный поиск проводится не только по словам и, как правило, с использованием специализированных баз. Может использоваться разноплановая информация:

• ключевые технические признаки;
• синонимы и различные варианты терминологии;
• имена компаний и изобретателей;
• рубрики патентных классификаций (например, МПК);
• патентные семейства;
• ссылки на другие патентные документы;
• даты приоритета и публикации;
• сведения о правовом статусе.

Далее нужно отметить, что поиск «на патентоспособность» и поиск на патентную чистоту (freedom to operate, FTO) — не одно и то же.

В первом случае мы прежде всего спрашиваем: можно ли получить патент на наше решение?

Во втором: не мешает ли нам чьё-нибудь действующее исключительное право использовать и коммерциализировать наш продукт?

Для запуска продукта второй вопрос - ключевой.

Где искать патенты?

Для России разумно начинать с официальных ресурсов Роспатента и ФИПС. На портале Роспатента доступны открытые реестры изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а также реестры заявок.

Полезные точки входа:

• Открытые реестры ФИПС — прежде всего для проверки конкретных российских патентов, заявок и их статуса;
• Поисковая система ФИПС — для полноценного поиска;
• Поисковая платформа Роспатента — дополнительный инструмент поиска с расширенными возможностями.

Не надо забывать, что на территории РФ действуют Евразийские патенты, и их также необходимо искать:

• Реестр евразийских патентов на изобретения — аналогично реестру ФИПС;
• ЕАПАТИС — большая патентно-информационная система ЕАПВ, охватывающая не только Евразийские документы, но и множество других.

Дополнительные полезные базы также включают:

• WIPO PATENTSCOPE — международные заявки PCT и патентные документы национальных и региональных ведомств;
• Espacenet — база Европейского патентного ведомства с более чем 150 млн патентных документов со всего мира.

Как проводить поиск на практике?

Допустим, вы собираетесь вывести на рынок новое медицинское устройство.

Начинать лучше не с фразы «медицинское устройство», а с его конкретных технических особенностей.

Например:

способ крепления датчика + определённая конструкция корпуса + алгоритм обработки сигнала + конкретный тип преобразователя.

Затем ищем документы по каждому из ключевых признаков и их комбинациям.

Хорошая находка — это не конец поиска, а начало следующего этапа. Нашли подходящий патент? Посмотрите:

1. действует ли патент в принципе;
2. какие пункты формулы независимые;
3. какие признаки в них содержатся;
4. все ли признаки независимого пункта присутствуют в вашем продукте;
5. если нет полной совокупности признаков, не является ли ваш продукт очевидным эквивалентом.

При патентном поиске именно формула патента определяет объём патентной охраны, поэтому основное внимание должно быть сосредоточено на ее прочтении. Описание предназначается, как правило, для толкования неясностей.

И вот здесь начинается самое интересное: патент мог ещё не появиться

Представим, что вы сегодня провели поиск и нашли десять действующих российских патентов. Можно ли после этого уверенно сказать: «Мы чисты»?

Нет.

Причина — заявки на изобретения не всегда становятся публичными сразу.

По общему правилу сведения о российской заявке на изобретение публикуются после истечения 18 месяцев с даты её подачи либо с даты международной подачи PCT в соответствующем случае. Хотя по просьбе заявителя публикация может случиться и раньше.

Получается своеобразное окно: заявка уже существует, дата приоритета уже определена, но публичной информации о ней ещё может не быть.

Это и есть тот самый «скрытый период», о котором важно помнить при оценке патентных рисков.

Поэтому поиск, проведённый сегодня, отвечает примерно на вопрос:

«Какие релевантные права и опубликованные заявки мы можем обнаружить сейчас?»

Но не гарантирует:

«Никакой конкурент не подал заявку, которая станет известна через несколько месяцев».

Для бизнеса с длительным жизненным циклом продукта это означает, что проверку иногда разумно повторять регулярно — например, перед коммерческим запуском и затем в рамках периодического мониторинга конкурентов.

А если мы придумали то же самое раньше?

Здесь появляется ещё один важный институт — право преждепользования.

Если лицо до даты приоритета чужого изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории России независимо созданное тождественное решение либо сделало необходимые приготовления к его использованию, оно в определённых условиях сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование такого решения без расширения первоначального объёма использования. Это предусмотрено ст. 1361 ГК РФ.

Обратите внимание на формулировку: «мы давно это делаем» сама по себе не является универсальной защитой.

Придётся доказать обстоятельства, необходимые для возникновения права преждепользования: что использование или необходимые приготовления действительно имели место до даты приоритета, были добросовестными и относились к соответствующему решению.

Поэтому документы здесь могут оказаться критически важными: договоры, производственная документация, чертежи, спецификации, закупки оборудования, протоколы испытаний и другие материалы способны иметь гораздо большее значение, чем воспоминания сотрудников о том, когда именно началась разработка.

Здесь важно упомянуть и в чем-то схожий институт послепользования, для которого сохраняется вышеуказанная рекомендация по документированию. Предположим, имеется патент, обладатель которого перестал его поддерживать. В этом случае, если вы начали использовать изобретение по этому патенту, а патентообладатель, узнав об этом, восстановит патент, закон защитит ваше право на дальнейшее использование.

Как сделать поиск действительно полезным?

Есть важная граница между «мы посмотрели патенты» и полноценным анализом патентного риска.

Первое можно сделать самостоятельно. Второе требует гораздо больше работы.

При FTO-анализе нужно установить не просто наличие похожего патента, проведя исчерпывающий поиск, а, как минимум:

действует ли право → на какой территории → охраняет ли оно нужный объект → какие пункты формулы действуют → какие признаки содержит ваш продукт → совпадают ли эти признаки → нет ли исключений или иных обстоятельств, меняющих вывод.

Причём юридический статус тоже нельзя воспринимать как вечную константу. Даже специализированные международные базы предупреждают, что сведения о legal status зависят от национальных ведомств и могут обновляться с задержкой.

Поэтому для серьёзного коммерческого запуска имеет смысл привлечь патентного поверенного или специалиста по патентному поиску и FTO-анализу. Это особенно оправданно, если продукт дорог в разработке, планируется массовый выпуск, есть инвестиции или высока вероятность конфликта с крупным правообладателем.

И это не обязательно означает заказ огромного исследования на сотни страниц. Иногда достаточно сфокусированного поиска по ключевым техническим решениям и анализа нескольких наиболее опасных патентов.

Что делать перед запуском продукта?

Если свести всё к короткому алгоритму, получится примерно следующее:

1. Опишите продукт техническими признаками.
   Не только названием и маркетинговым описанием.
2. Проведите первичный патентный поиск.
   Начните с поисковой системы ФИПС, ЕАПАТИС и международных баз.
3. Ищите не только по словам.
   Используйте МПК, заявителей, изобретателей, патентные семейства и цитирование документов.
4. Отберите потенциально опасные патенты.
   Не каждый найденный документ создаёт риск нарушения.
5. Проверьте статус и территорию действия.
   Патент может быть прекращён, ограничен, не поддерживаться в силе или вообще не действовать в интересующей стране.
6. Проверьте формулу.
   Сравнивать нужно прежде всего признаки вашего продукта с независимыми пунктами формулы.
7. Учитывайте заявки.
   Сегодняшний поиск не видит всего, что находится в ещё не опубликованном «окне».
8. Документируйте собственную разработку.
   Это может оказаться важно, в том числе для вопроса о преждепользовании.
9. Перед серьёзным запуском проведите полный FTO-анализ.
   При существенных рисках лучше поручить его специалисту.
10. Что делать, если найден мешающий патент?
    Всегда имеются несколько опций: (а) доработайте свой продукт, исключив чужое решение, (б) дождитесь окончания действия патента, (в) договоритесь о лицензии, (г) попробуйте аннулировать патент.

Итак, на пути к коммерциализации своего продукта вам неизбежно потребуется перейти «минное поле» чужих интеллектуальных прав, а для решения этой проблемы как раз и существует патентный поиск.